» Il y a un Mac de trop dans cette ville, et tu ferais bien de partir en vitesse « . En règle générale, mieux vaut ne pas marcher sur les plates-bandes d’un géant comme McDonald’s, au risque de subir son courroux judiciaire. Une société de café singapourienne en a fait l’amer expérience. Quid de la notion de territoire de marque ?
La société américaine McDonald’s International a attaqué en nullité la marque Maccoffee qui, selon elle, portait atteinte à la renommée de la marque emblématique McDonald’s mais aussi à sa « famille » de marques en comprenant 12 et constituées des préfixes Mc ou Mac accolés au nom de ses produits ou de son menu tels que : McChicken, McNuggets, McFlurry, Big Mac… identifiant ainsi la chaîne de ce géant du fast-food. La société attaquée située à Singapour souhaitait, quant à elle, protéger et utiliser la marque Maccoffee pour désigner du café.
La décision du tribunal de L’Union Européenne rendue le 5 juillet dernier confirme que la renommée considérable d’une marque confère à son titulaire une protection très étendue de ses droits. L’étude de ce cas démontre en effet que la renommée d’une marque peut s’étendre non seulement à la construction significative du signe lui-même McDonald’s : en l’espèce, le préfixe : Mc suivi du nom du menu ou du produit, ou à sa forme non abrégée : Mac laquelle se prononce cependant identiquement. Mais aussi à sa famille toute entière de marques ainsi conçues.
Confusion des genres
La décision nous rappelle ce qu’il faut entendre par « famille de marques », ce sont celles détenues en nombre suffisant par un même titulaire, et « reproduisant intégralement un même élément distinctif avec l’ajout d’un élément graphique ou verbal, les différenciant l’une de l’autre. Ou comme pour le cas de McDonald’s « se caractérisant par la répétition d’un même préfixe (ou suffixe) extrait d’un marque originaire ». Le tribunal de l’Union Européenne a ainsi jugé que le signe Maccoffee était similaire aux marques du géant de la restauration rapide : à sa marque initiale McDonald’s mais aussi à toutes celles composant sa famille de marques et comprenant toutes le même élément distinctif Mc/Mac en préfixe commun.
Il a considéré que la société singapourienne n’avait pu établir de motifs justes et suffisants lui permettant d’exploiter la marque Maccoffee sans créer un lien avec l’enseigne, la marque McDonald’s et toutes les autres marques de la famille Mc/Mac….et qu’elle avait ainsi manifestement démontré sa volonté de tirer indûment profit de la renommée de la marque McDonald’s.
A chacun son territoire
Les deux préfixes Mac et Mc se prononçant de façon identique et étant perçus par le public pertinent (les consommateurs de restauration rapide en Union Européenne) comme similaires ont précisément fondé la conviction des juges européens pour retenir ce critère de « lien » créé entre les marques en cause. C’est donc une sorte de monopole qui est ainsi conféré aux préfixes Mc et Mac à McDonald’s pour les produits alimentaires et les boissons.
Une telle protection se limite toutefois aux produits qui doivent être identiques ou similaires. Une telle décision ne s’appliquerait pas à une réclamation de McDonald’s formulée à l’encontre de MacIntosh, elle aussi très renommée pour ses produits informatiques ou Mac Douglas pour ses produits vestimentaires. On peut toutefois en tirer une recommandation pour les titulaires de plusieurs marques conçues de façon identique et reprenant un élément distinctif commun, à les déposer, les conserver et les exploiter en nombre suffisant afin de se protéger individuellement mais aussi en famille… A vos dépôts et défense active du portefeuille familial !
